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8 de Abril de 2020

É possível registrar marcas iguais?

A Lei da Propriedade Industrial e a jurisprudência admitem o convivência pacífica entre marcas iguais ou semelhantes, desde que observados alguns requisitos.

Cristiano Prestes Braga, Advogado
há 6 anos

Essa semana me questionaram a respeito da vantagem de registrar uma marca, tendo em vista a existência de empresas famosas usando a mesma marca no mercado.

De fato, há possibilidade de existir registro para duas marcas iguais, desde que seja observado o Princípio da Especialidade, também conhecido como Princípio da Especificidade, o qual estabelece que a proteção conferida à marca está limitada ao ramo de atividade do produto ou do serviço a ela vinculado. Ou seja, se existe um registro de marca para o ramo de vestuário, poderá existir um registro de marca igual ou semelhante no ramo de tintas.

Vejamos o exemplo abaixo:

possvel registrar marcas iguais

possvel registrar marcas iguais

Não basta, todavia, que o ramo de atuação seja diferente. Os sinais não podem gerar nenhuma possibilidade de causar confusão para o consumidor, conforme já decidido pelo Superior Tribunal de Justiça – STJ, valendo transcrever o trecho do voto do então Ministro Aldir Passarinho Junior no caso envolvendo conflito entre as marcas “Charque Macedo” e “Macedo” (Clique aqui para acessar o inteiro teor do julgado):

“Afastou a Câmara Julgadora possível violação ao art. 124, XIX, da Lei 9.279/96 ao fundamento de que a confusão ou associação das marcas “Charque Macedo” e “Macedo” não é patente, não importa em concorrência desleal e não favorece indevidamente qualquer das partes, em razão de as empresas praticarem atividades diferentes: a primeira só explora o charque a outra, frango.”

A decisão mencionada deixa claro que o STJ considera possível a convivência pacífica entre marcas semelhantes ou iguais – inclusive no mesmo ramo de atividade -, desde que a atividade-fim não seja a mesma.

Portanto, é possível, sim, o registro de marcas iguais junto ao Instituto Nacional da Propriedade Intelectual – INPI, desde que observada a diferença no ramo de atuação e a distância suficiente para afastar a possibilidade de confusão aos olhos do consumidor.

Apenas a título de registro, uma exceção ao Princípio da Especialidade (Especificidade) é a Marca de Alto Renome, assunto que será objeto de um post específico.

Outros artigos em www.cpb.adv.br

4 Comentários

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A questão vai muito além de uma interpretação jurídica. Do ponto de vista mercadológico e sob o prisma do marketing de marca, se uma marca vier a ter sua reputação manchada por um fato que a desabone, os consumidores não terão discernimento suficiente para concluir que duas marcas com o mesmo nome não pertencem a mesma empresa. No exemplo abaixo, suponha que uma das empresas faça parte de um escândalo envolvendo contaminação de alimentos em uma de suas fábricas, o consumidor, ao visualizar na prateleira do supermercado outro produto da mesma marca, mesmo que sejam empresas diferentes, certamente não vai comprar o produto porque acreditará tratar-se de uma marca com qualidade duvidosa e que não tem credibilidade como empresa. Quem estuda Administração Mercadológica entenderia muito bem esta situação, pois uma marca trás consigo atributos que influenciam subjetiva e objetivamente na mente dos consumidores.

“Afastou a Câmara Julgadora possível violação ao art. 124, XIX, da Lei 9.279/96 ao fundamento de que a confusão ou associação das marcas “Charque Macedo” e “Macedo” não é patente, não importa em concorrência desleal e não favorece indevidamente qualquer das partes, em razão de as empresas praticarem atividades diferentes: a primeira só explora o charque a outra, frango.” continuar lendo

Meu caro Rosenildo, concordo com o seu posicionamento, razão pela qual sempre recomendamos aos clientes que invistam numa marca que o aspecto gráfico-visual, além do nome, seja suficientemente distintivo dos demais, e que provisionem valores para medidas de acompanhamento e afastamento de marca que possam se aproximar indevidamente. Veja artigo escrito por mim a respeito do assunto: http://www.cpb.adv.br/razoes-para-investirezelar-pela-marca/
Forte abraço! continuar lendo

Construtiva a lição do mestre pois de fato marcas semelhantes podem ser registra das no INPI - Instituto Nacional da Propriedade Industrial, como no exemplo dado. Ou seja , as marcas devem assinalar produtos ou serviços diferentes, não ocasionando confusão no mercado, no espírito do consumidor. E o caso do julgado no Recurso Especial 949.514,relator o ministro Humberto Gomes de Barros , DJ 22/10/2007...(para impedir o registro de determinada marca é necessária a conjunção de três requisitos: a) imitação ou reprodução no todo ou em parte,ou com acréscimo de marca alheia já registrada b) semelhanca ou afinidade entre os produtos por ela indicados,c) possibilidade de a coexistência das marcas acarretar confusão ou dúvida no consumidor...Lei 9279/96-art. 124,X.
O que se precisa mencionar e acrescentar no artigo comento que o artigo 125 da LPI -dita: *À marca registrada no Brasil ,considerada de alto renome será assegurada proteção especial, em todos os ramos de atividade*.Daí a resposta mais correta é que marcas iguais podem ser registradas, desde que não firam o Princípio de especialidade,mas principalmente que não sejam semelhantes as marcas alheia consideradas de alto renome e também daquelas marcas notoriamente conhecidas (artigo 126).
Com respeito e consideração, saudação
José Cláudio Tavares continuar lendo

Meu caro José Cláudio, muito bem observado. Por se tratar de exceção ao Princípio da Especialidade, mencionei que tratarei as marcas de alto renome em artigo específico, pois é um cuidado que deve ser tomado no momento de se fazer uma busca de anterioridade de marca.
Foi um prazer receber o comentário do colega, o qual, desde já, convido a contribuir nos próximos vindouros, de modo a acrescentar conhecimento aos temas tratados.
Forte abraço! continuar lendo